2022/08/15大師講堂(十)美國商標實務對通用名稱之判斷與發展

「大師講堂」系列活動，旨在聘請國內外對商標品牌保護具有豐富學養之專家、學者、法官、企業家，以專題演講方式進行，讓其卓越見識與大家分享。此外，亦會有當前全球新興商標相關議題的分享。

大師講堂系列講座原則上每2個月辦理一次，每次精心邀請一位商標界實務專家、學者、法官或企業家輪流擔任大師講座。已舉辦有譚璧德律師、賴苡安律師共同主講「國際品牌/商標的限制Brand Restriction經典案例分享」(2020/10/26台北)；林洲富法官主講「智慧財產權之損害賠償計算」(2020/12/7台北、2020/12/30台中)；許曉芬教授主講「商標戲謔仿作Parody」(2021/2/25台北)；熊誦梅律師主講「智慧財產訴訟實務錦囊Tips of Intellectual Property Litigation Practices」(2021/4/12台北)；李維心庭長主講「專利商標採對審制訴訟上可能面臨爭議」(2021/10/13台北)；劉蓁蓁組長主講「我國商標法理論與實務爭點綜觀」(2021/12/14台北)；陳昭華教授主講「商標法及公平法對著名商標與表徵之保護～兼論法院判決案例」(2022/02/23台北)；黃銘傑教授主講「不要再混淆誤認『混淆誤認之虞』~著名商標規範的問題提起」(2022/04/19台北)；蔡志宏庭長主講「商標保護之終極核心價值」(2022/06/28台北)

　　本會大師講堂至今已辦理有9場次，除第一場次「國際品牌商標的限制 Brand Restriction經典案例分享」涉及國際以外，都以台灣商標法制相關問題為重心。但為使議題國際化，第10場次以後，將陸續以美國、中國大陸、日本、歐盟及其他國家商標法制及爭議熱點作介紹 ，從比較法的角度增進國際視野。

　　根據商標法第63條第1項第4款，商標已成為所指定商品或服務之通用標章、名稱或形狀者，商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊。該款乃為我國商標名稱通用化(genericness, genericism)之規定，也與美國商標法15 U.S.C. §1064(3)之規範類似。而在商標法實務上，台美對於商標名稱通用化問題的判斷也以商標名稱在相關消費者心目中認識之主要意義做為判斷基準，也就是以「主要意義判斷標準(primary significance test) 」作為依據。
　　但是隨著網路與社群媒體的普及，許多名稱可以在短期內成為廣為各方熟知的名稱、或衍生出新的意涵，也就是會發生語言變遷之情事，也因此欲申請註冊之商標名稱是否為通用名稱，以及已註冊之商標是否會因其已為消費者普遍採行而成為通用名稱，即會引發疑義。更重要的，就是商標通用化之審查是否應一併考慮消費者對特定名詞認知的變化，以及應如何證明，都是重要的問題。
　　美國聯邦最高法院在2020年6月在Patent and Trademark Office v. Booking.com B. V.案，准許網域名稱Booking.com可以註冊為商標。該判決雖然看似平實，但卻在商標通用化方面有其特殊的重要性。一方面，該判決將主要意義判斷標準擴大適用至通用名稱之認定，等於間接承認消費者認知可隨社會或語言之變遷而改變；另一方面，該院拒絕採取當然原則(per se rule)，否定通用名稱與網域名稱結合並不當然成為通用名稱，以及在商標通用化爭議中肯定市場調查證據之重要，對有關商標通用化與通用名稱的判斷有重要的影響。
　　雖然我國在商標實務上，商標通用化的案例較少，但是隨著網路與社群媒體的廣泛運用，近年來也出現一些案例，例如「黑金剛」、「美體按摩刷」、「COMPUWARE」、「冰晶」等爭議。更重要的，就是許多國內業者也採類似Booking.com的策略，將網域名稱廣泛利用。也因此其是否得註冊商標?註冊後是否會有通用化的問題，都值得各界關切。本次演講將就商標通用化與美國最高法院近年來對商標通用化最重要的判決加以介紹 。

　　馮震宇教授現為政治大學法律系與商學院科智所合聘教授、政治大學商學院EMBA生技醫療組召集人。馮教授於台大法研所畢業後，考取教育部公費留考赴美，先後於賓州大學（U. Penn）取得法學碩士（LL.M.）、康乃爾大學取得法律博士(J.D.)學位。康乃爾大學畢業後，馮教授考取美國賓州與紐澤西州律師，並進入美國費城之Stradley, Ronon, Stevens & Young律師事務所擔任商務律師。回國後曾於國內事務所擔任合夥人 ，後轉入學界。
　　馮教授目前擔任經濟部法規會委員與多個學術刊物之編輯委員。他的研究領域包括智慧財產權法、公司證券、企業併購、以及技術移轉與授權等領域，並已出版十餘本專書與數百篇文章， 目前主要授課科目包括：智慧財產權法（包括專利、商標、著作權、營業秘密等）、企業併購、智慧財產權與管理、營業秘密：法律與管理等課程。